Come registrare un marchio (parte 1)

Vuoi procedere alla registrazione di un marchio per un tuo prodotto o servizio e non sai come procedere? Sei alla ricerca di un consulente abilitato che sappia guidarti al meglio tra la burocrazia? Soprattutto ti starai chiedendo quanto costa la registrazione.
Ma prima devi assolutamente avere chiaro cos’è un segno distintivo, perché è importante tutelarlo ed approfondire altre informazioni che ti saranno utili per definire il tuo progetto.

 

1) Definizione di brand e marchio

Il marchio è qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente e anche in forma sonora, che ti aiuta a distinguerti da altre realtà che probabilmente sono simili alla tua determinare senza dubbio il successo della tua attività.

Scegliere il marchio più adatto alle tue esigenze e in grado di competere con altri dovrà essere il tuo compito se vuoi costruire una vera impresa verso la quale il consumatore tornerà sempre da te soddisfatto di quello che gli vuoi offrire.

Quando sei in libreria e vuoi comprare un libro, non ti senti più attratto/a da una bella copertina? Oppure quando sei in metro o in stazione, stanco dopo una giornata di lavoro, non è più facile che tu chieda un Estathè alla domanda “eh da bere”? Ecco, è inutile dirti che la maggior parte dei consumatori si lega maggiormente ai brand che già conosce.

Detto questo, ti starai domandando forse se sviluppare il tuo marchio non sarà troppo difficile. Senza dubbio lo sarà ancora di più se non lo registri adeguatamente!

Perché registrare?

Per salvaguardare il tuo prodotto o servizio dalle mire dei competitor già affermati o potenziali e per aumentare il valore economico della tua azienda in vista di possibili accordi con partner o investitori, è importante che il brand da te creato e, in particolare, il marchio sia correttamente registrato nelle classi e nelle nazioni in cui operi.

Un’adeguata strategia di tutela può essere utile anche in ottica di cessione in licenza del marchio a terzi (di questo e delle agevolazioni fiscali correlate ne parleremo nel prossimo articolo) così come nei casi di franchising, brand-extension e co-branding.

Tra i casi di licensing possiamo considerare Gucci, azienda che ha licenziato i suoi diritti sul marchio a Luxottica per produrre i suoi occhiali, oppure come caso di brand-extension la Virgin, nata dalla mente di Richard Branson come etichetta discografica nel 1970, poi diventata catana di palestre globale (di cui 27 solo in Italia), nonché brand di bevande energetiche, intrattenimento, viaggi, cosmetici, libri e addirittura mongolfiere e abiti da sposa.

 

2) Cosa si può registrare come marchio e chi può farlo

L’art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale) ci dice che possono essere registrati come marchio:

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

È possibile depositare un marchio sia come persona fisica che come persona giuridica (società)

3) Il marchio collettivo

Il marchio che comunemente conosciamo è il marchio d’impresa che identifica i prodotti o i servizi di un’impresa.

Un’altra tipologia di marchio è il marchio collettivo, particolare tipologia rivolta a rappresentare un gruppo di prodotti per carateristiche quali origine, natura o qualità come ad esempio il Grana Padano che ottiene prodotti inimitabili all’interno di una zona geografica specifica.

Solitamente tale marchio è richiesto da un “soggetto proponente” che può essere una persona fisica o giuridica (generalmente si tratta di associazioni, cooperative o consorzi), per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso.

 

4) Territorialità

I marchi possono essere: nazionali, comunitari o internazionali. I marchi nazionali permetto una tutela esclusivamente per il territorio di riferimento. I marchi comunitari, grazie ad un accordo tra i paesi membri dell’Unione Europea, possono essere registrati per tutti e 28 i paesi membri (fino alla Brexit), attraverso un’unica domanda. Per quanto riguarda i marchi internazionali, è necessario procedere al deposito singolarmente per ciascuna nazione: es. Cina o Stati Uniti. 

 

5) I requisiti di validità del mercato

Un marchio per essere valido deve avere le seguenti caratteristiche: 

• Novità: il marchio è nuovo quando non è un segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, quando non è identico o simile ad un segno distintivo già noto ad un marchio già registrato. Pertanto prima di scegliere di adottare un marchio si devono effettuare opportune ricerche per verificare che quel segno non sia già stato registrato almeno per prodotti o servizi simili a quelli che si vogliono offrire. Occorre sottolineare che un marchio uguale ad un altro, anche se usato per prodotti o servizi diversi da quelli rappresentati dal marchio già noto, non può appartenere alla classificazione di Nizza (istituita nel 1957) per la registrazione dei marchi che ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza deve applicare. L’esempio classico di un marchio noto è il marchio “Coca-Cola” conosciuto a livello mondiale anche da chi non consuma la famosa bibita. E’ successo a Cocacolla, blog di arte, design e advertising nato nel 2010 e obbligato a chiudere da due lettere di diffida dalla Coca-Cola Company _ il caso qui

• Liceità: un marchio non deve essere contrario all’ordine pubblico, al buon costume e non deve essere lesivo dei diritti dei terzi. Pertanto non può essere registrato un brand che inciti alla violenza o al razzismo e non deve contenere espressioni o immagini di cattivo gusto o termini scurrili. Il caso del marchio “A-Style”, giudicato contrario all’ordine pubblico e al buon costume nel 2005, nel 2007 ha ottenuto piena tutelabilità giuridica nonostante il riferimento alla sfera sessuale del marchio. 
• Verità: il marchio non deve trarre in inganno i consumatori relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità dei prodotti e servizi. Un marchio contenente false indicazioni può essere dichiarato nullo!
• Capacità distintiva: la distintività consente al consumatore di associare i prodotti e i servizi a una determinata impresa. Un marchio privo di carattere distintivo e da denominazioni generiche non può essere oggetto di registrazione.
  Il marchio forte è dotato di una spiccata originalità e capacità distintiva in quanto privo di un qualsiasi legame concettuale col prodotto o il servizio che andrà a contraddistinguere: basti pensare al marchio “Apple” per i personal computer o a “Camomilla” per l’abbigliamento; “Rolex” per gli orologi. Il marchio debole è dotato di minore originalità in quanto ha una relazione con il prodotto e/o il servizio, avvicinandosi con la loro descrizione o denominazione generica: nel settore farmaceutico i marchi Benagol, Golasan per i prodotti di uso orale; in attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso, “Divani & Divani”, “Yo” per yogurt o “Pomito” per conserve di pomodoro.