Nella prima parte relativa alla registrazione di un marchio abbiamo affrontato la definizione di marchio e dei marchi collettivi, fino ad elencare i requisiti di validità come novità, liceità, verità e capacità distintiva.

Qui continuamo con la parte relativa alla vera e propria fase di registrazione prendendo in esame anche la  “decadenza di un marchio”

6) I diritti del titolare del marchio

Il titolare del marchio ha il diritto di farne uso esclusivo e in particolare di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività commerciale un segno identico o simile al marchio da lui depositato per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.

7) Registrazione, durata, rinnovo

Il titolare del marchio gode di tali diritti non appena ottiene la registrazione del marchio. Dalla data di deposito della prima domanda di registrazione i diritti del marchio iniziano a decorrere: durano 10 anni ed è possibile rinnovare il marchio per ulteriori 10 anni attraverso una nuova domanda. Se non vuoi usare subito il tuo marchio dopo la registrazione ricordati che non puoi far passare troppo tempo: la legge italiana impone che entro i 5 anni dalla data di registrazione tu debba fare uso del tuo marchio.

8)  La decadenza

Un marchio si estingue per mancato rinnovo, per rinuncia totale (che può richiedere solo il titolare) oppure per:

  1. volgarizzazione: si verifica quando il nome di una marca entra a far parte del gergo comune e viene associato ad un’intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche. E successo così nel caso dello scotch, inventato nel 1925 da Richard Drew; oggi con quella parola intendiamo qualsiasi tipologia di “nastro adesivo”; la stessa cosa con la biro, nata dall’idea di Ladislao José Biro e che noi oggi continuiamo chiamare con il cognome del suo inventore.
  2. sopraggiunta illecità: come spiegato nella prima parte dell’articolo al punto “liceità”; se invece il marchio fosse illecito fin dalla sua registrazione sarebbe dichiarato subito nullo
  3. mancato uso per cinque anni consecutivi: per mancato uso s’intende l’impossibilità a dimostrare che il prodotto o servizio a marchio “registrato” sia stato effettivamente distribuito al pubblico. In tal caso potrebbero essere richiesti elementi probatori quali per esempio immagini dei prodotti in fiera, fatture di vendita e così via.

9) La convalidazione

Un marchio nullo può essere convalidato nel caso in cui il titolare di un marchio anteriore ha omesso di fare causa al titolare di un marchio successivo e sono trascorsi cinque anni dalla data di prima registrazione. Questa eventualità costituisce l’unico caso in cui due marchi anche identici possono coesistere ed essere entrambi validi.

10) Il nome a dominio 

L’indirizzo attraverso cui si può raggiungere un sito è stato riconosciuto dal Codice della Proprietà come un segno distintivo e addirittura può essere di ostacolo alla registrazione di marchi successivi ad esso identici.

Inoltre, il titolare di un marchio anteriore rispetto al nome di dominio, può impedire ad altri di utilizzare quella parola o frase come nome di dominio e può anche recuperare il dominio Internet di proprio interesse facendolo assegnare a proprio nome.

A proposito di questo, impossibile non citare il “cybersquatting”, ovvero l’attività illegale di chi si appropria di nomi di dominio corrispondenti a marchi commerciali altrui o a nomi di personaggi famosi al fine di realizzare un vantaggio personale. I casi di successo dei titolari di marchi registrati sui truffatori sono ormai centinaia. Per questo è importante tenere ben in considerazione di registrare il proprio marchio prima di qualsiasi altra cosa.

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